BGH-Urteil aus dem Markenrecht: BMW-Plakette

Markenrechtliche Beurteilung, wenn die BMW-Plakette einzeln, z.B. als Ersatzteil, vertrieben wird – der Bundesgerichtshof (BGH) entschied mit Urteil vom 12.03.2015, Az. I ZR 153/14: Das BMW-Emblem darf als Ersatzteil ohne die erforderliche Lizenz nur von BMW hergestellt und vertrieben werden, nicht aber von Drittanbietern.

Streit um das BMW-Emblem – worum geht es?

Unter der Registernummer 39644028 ist für die BMW AG, die spätere Klägerin, das BMW-Emblem – die weiß-blaue Raute im Kreis mit den drei Buchstaben „BMW“ im Kreis – beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) als Wort-Bild-Marke eingetragen. Die Marke ist als Schwarz-Weiß-Grafik im Markenregister wiedergegeben.

Dieses Emblem stellt BMW in der bekannten farbigen Form – innere Felder in den Farben Blau und Weiß, der anschließende Kreis schwarz gefüllt und die Buchstaben sowie die äußere Umrandung in silberner Farbe – als Plakette her.

Die Beklagte vertreibt national und international Autoteile. Auch sie stellte derartige BMW-Plaketten her.

BMW mahnte die spätere Beklagte deswegen ab. Diese gab eine Unterlassungserklärung ab, weigerte sich aber, die Abmahnkosten zu ersetzen, BMW Auskunft zu erteilen und die weitere Schadensersatzpflicht anzuerkennen und schließlich die von ihr gefertigten und noch nicht ausgelieferten BMW-Plaketten zu vernichten.

BMW klagte im Wesentlichen erfolgreich vor dem Landgericht Hamburg (Urteil vom 22.03.2011, Az. 312 O 366/10) – lediglich einen kleinen Teil der Abmahnkosten erkannte das Gericht BMW nicht zu. Berufung der Beklagten zum Oberlandesgericht Hamburg (Urteil vom 05.06.2014, Az. 5 U 106/11) blieb erfolglos. Die Beklagte legte Revision zum Bundesgerichtshof ein.

Wie entschied der BGH über den Unterlassungsanspruch?

Der BGH bejahte einen Unterlassungsanspruch unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr gem. § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Eine solche Verwechslungsgefahr sei unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles gegeben: Es liege Warenidentität, eine überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft der Klagemarke sowie eine hochgradige Zeichenähnlichkeit vor. Markenidentität nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so der BGH, liege jedoch nicht vor.

_ Schwarz-weiß vs. blau-weiß

Für die Frage, ob ein identisches Zeichen benutzt wird, komme es nicht darauf an, wie die Beklagte das Zeichen konkret verwende. Maßgeblich sei nur die Markeneintragung. Die schwarz-weiß eingetragene Marke sei mit demselben Zeichen in Farbe nicht identisch:

„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union ist ein Zeichen mit einer Marke identisch, wenn es ohne Änderung oder Hinzufügung alle Elemente wiedergibt, die die Marke bilden, oder wenn es als Ganzes betrachtet Unterschiede gegenüber der Marke aufweist, die so unbedeutend sind, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (vgl. EuGH, Urteil vom 20. März 2003 – C-291/00, Slg. 2003, I-2799 = GRUR 2003, 422 Rn. 50 ff. – LTJ Diffusion; Urteil vom 8. Juli 2010 – C-558/08, Slg. 2010, I-6963 = GRUR 2010, 841 Rn. 47 – Portakabin; vgl. auch BGH, Urteil vom 12. März 2015 – I ZR 188/13, GRUR 2015, 607 Rn. 22 = WRP 2015, 714 – Uhrenankauf im Internet). Unbedeutend ist ein Unterschied, der einem normal aufmerksamen Durchschnittsverbraucher nur auffällt, wenn er die betreffenden Marken direkt vergleicht.“

Der Gesamteindruck der blau-weißen Plakette sei ein anderer als der Gesamteindruck der schwarz-weißen Marke:

„Der Gesamteindruck der Plakette der Beklagten wird – wie derjenige der Plakette der Klägerin – maßgeblich geprägt durch die blaue Farbe von zwei der vier zentralen Felder des Zeichens, die in Kombination mit den beiden weißen Feldern beim Durchschnittsverbraucher die Assoziation zu der herkunftshinweisenden Bezeichnung ‚Bayerische‘ in der Firma der Klägerin weckt. Die Verwendung von blauer Farbe in der Plakette anstelle schwarzer Farbe in der Marke kann unter diesen Umständen nicht als unbedeutend angesehen werden…“

Die blau-weiße Plakette und die schwarz-weiße Marke seien aber hochgradig ähnlich:

„Klanglich stimmen die Marke der Klägerin und das Zeichen der Beklagten in der Buchstabenfolge ‚BMW‘ überein. Sowohl die Marke der Klägerin wie auch das Zeichen der Beklagten werden bildlich durch den Wortbestandteil „BMW“ geprägt, den der Verkehr als Hinweis auf eine berühmte Automarke erkennt. Die Bildbestandteile der Zeichen stimmen ebenfalls überein. Die farbliche Abweichung durch die beiden blauen Felder und die Ausführung der Buchstaben und Umrandungen in Silber führt das Zeichen der Beklagten nicht aus dem Bereich hochgradiger Ähnlichkeit mit der Marke heraus (vgl. BGH, Beschluss vom 11. Mai 2006 – I ZB 28/04, BGHZ 167, 322 Rn. 23 – Malteserkreuz; Büscher, GRUR 2015, 305, 310). Der Verwechslungsschutz erfasst regelmäßig auch farbige Wiedergaben. Begrifflich erkennt der Verkehr sowohl in der Marke als auch in dem Zeichen ohne weiteres das Emblem des bedeutenden Fahrzeugherstellers BMW.“

Die Beklagte könne sich auch nicht darauf berufen, Marke und Ware seien vorliegend identisch, so dass es an einer markenmäßigen Benutzung fehle.

_ Keine zulässige Benutzung der Marke als Zubehör oder Ersatzteil

Die Benutzung der Klagemarke für das Emblem der Beklagten sei nicht gemäß § 23 Nr. 3 MarkenG zulässig. Bringe die Beklagte ein mit der Klagemarke identisches oder verwechselbares Zeichen auf originalgetreuen Nachbildungen der von der Klägerin zur Kennzeichnung ihrer Fahrzeuge verwendeten Plaketten an, so diene dies nicht dazu, eine Angabe über ein Merkmal dieser Plaketten zu machen. Stattdessen sei es nur Teil der originalgetreuen Nachbildung der BMW-Plakette:

„Die Marke der Klägerin wird von der Beklagten für ihre Produkte verwendet wie eine eigene Marke. Das ist durch die Schutzschranke des § 23 Nr. 3 MarkenG nicht gedeckt.“

Welche Auswirkung hat das Urteil auf die Praxis?

Im Ergebnis dürfen die BMW-Plaketten damit nur von BMW selbst vertrieben werden. Die rechtliche Argumentation des BGH ist auf Marken anderer Autohersteller wie etwa den Mercedes-Stern oder das Ferrari-Pferd ohne weiteres übertragbar. Für Nachbau-Ersatzteile wie etwa Frontverblendungen oder Heckschürzen, auf denen das Emblem wiedergegeben ist, verhält es sich möglicherweise anders – wer das Emblem also auf einem Nachbau-Ersatzteil anbietet, kann also besser darstehen das Anbieter, die das Emblemals solches als Nachbau-Ersatzteil herstellen. Wer also alleine das Emblem als solches als Replikat anbieten will, wird um eine Lizenz des Autoherstellers (oder eines anderen Inhabers einer vergleichbaren Marke) nicht herumkommen. Wieder einmal zeigt sich: Beim Handel mit Kfz-Ersatzteilen lauern rechtliche Stolperfallen.